商標注冊是企業(yè)商標管理的第一步,也是企業(yè)有效保護知識產(chǎn)權的關鍵步驟。如何化解企業(yè)間因商標未及時注冊發(fā)生的糾紛,令企業(yè)商標無形資產(chǎn)發(fā)揮出最大價值非常重要。
對被許可方而言,一定不希望自己苦心經(jīng)營的商譽最后歸屬許可人所有?!壁w克峰認為,可以通過以下三種方式解決。一是許可人和被許可人或合資雙方一起成立新的公司。新的合資公司可以有一個獨立于雙方母體之外的新商標。二是收購企業(yè)股權或資產(chǎn)。在收購股權情況下,不必做商標權屬的變更。三是通過許可或者租借方式獲得商標使用權,采取該方式企業(yè)要查看商標權屬是否穩(wěn)定,還要考慮租期長短、許可費率、收入分成方式等,做好商標權屬盡職調查、租約到期前的準備、訂立有償許可合同。
“對商標許可方而言,應在合同中約定針對商標被許可方的審計權。根據(jù)審計結果可要求被許可方補交許可費或解除合同。但需要注意,很多時候審計條款因不能強制執(zhí)行而未得到有效行使。如果一定要行使審計權,可以通過仲裁的方式?!壁w克峰舉例說,在新加坡仲裁中,有證據(jù)開示制度,可以要求被許可方提交旁證。如果被許可方說自己生產(chǎn)了一百噸產(chǎn)品,許可方可以要求被許可方提供用電量或提交生產(chǎn)原料的數(shù)量,通過計算證明被許可方實際生產(chǎn)數(shù),并將舉證責任轉移到被許可方身上,從而行使審計權。
實踐中,很多外資企業(yè)在與中國企業(yè)簽訂合同時,傾向于約定在美國仲裁協(xié)會仲裁或美國加州法院訴訟。而在趙克峰看來,約定在中國內地、香港特區(qū)、新加坡仲裁更為有利,既可以節(jié)約時間、金錢等成本,也更易獲得證據(jù)保全和財產(chǎn)保全的機會,仲裁結果也可以得到很好的承認與執(zhí)行。
除此之外,知名商標被搶注和“傍名牌”等問題也是企業(yè)的常見困惑。如果選擇采用注冊“防御商標”進行抵抗,那“防御商標”應在哪些類別上注冊?注冊的先后順序?企業(yè)的業(yè)務部門、法務部門和律師,如何協(xié)同作戰(zhàn)?如何構建企業(yè)商標“陣地”的基本戰(zhàn)略?
趙克峰表示,知名商標被搶注后,企業(yè)應先對爭議案件證據(jù)進行評估,判斷案件的勝訴率。再找殼公司(具有上市公司資格,但經(jīng)營狀況很差,準備成為其他公司收購對象,注入資產(chǎn)的公司)談商標受讓事宜。如果勝訴率較低,應考慮把商標授讓過來。受讓商標時,應低調處理,通過多次轉讓程序轉讓到真正的權利人手里,防止受讓人惡意抬高價格?;蚴菍ι虡诉M行本地化處理,再進行商標申請、完整注冊中外文商標,及時處理商標搶注。
企業(yè)注冊商標要有護城河概念,做好核心商標、主要使用商標、次要商標、可能將來使用商標之間的平衡。趙克峰強調,企業(yè)在應對很難解決的商標糾紛時,要找準策略,注意以下兩個方面:一是不能用先注冊的商標無效后注冊的商標。正確方法是先令對方的注冊商標宣告無效之后,再對其此后的侵權行為進行民事訴訟。二是在對方商標有效的情況下,可以主張自己在先商標構成了馳名商標。馳名商標獲得的保護更強,再在民事訴訟中要求禁止在后商標的使用。一個案件勝訴拿到賠償后,再去解決其他糾紛。最終形成良性循環(huán),不斷獲得賠償金反哺企業(yè)。
來源:中國貿易報記者 錢顏
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